FAQ Registrazione Marchio

Registrare un marchio significa tutelarlo da imitazioni ed abusi da parte terzi. Registrare un marchio significa anche impedire ai tuoi concorrenti di usare un marchio simile. Significa evitare che i consumatori possano essere ingannati e spinti ad acquistare i prodotti di un tuo concorrente, credendo che siano i tuoi. Questo, oltre a danneggiare economicamente la tua azienda, ne potrebbe danneggiare anche la reputazione e l'immagine, soprattutto quando il prodotto del concorrente è di qualità inferiore al tuo.

È fondamentale proteggere il marchio in tutti i paesi in cui esportati i tuoi prodotti. Non è infatti remota l'ipotesi in cui un distributore o un agente estero con cui hai rapporti commerciali, decida furbescamente di registrarlo nella sua nazione prima di te, rubandotelo (si tratta di un caso abbastanza frequente).Un marchio registrato può essere inoltre concesso in licenza, procurando così alla tua azienda un'ulteriore fonte di reddito. Un marchio registrato può anche costituire la base di un contratto di franchising.

I vantaggi che può ottenere sono numerosi e molto importanti. In primo luogo, registrando il marchio, si impedisce ad altri possibili concorrenti di poterlo utilizzare per le loro attività e questo comporta notevoli benefici soprattutto per chi è piuttosto conosciuto e fa pubblicità in modo più o meno regolare, in quanto si evita che i concorrenti possano approfittare a loro vantaggio di questa situazione di popolarità.

Inoltre, avendo il marchio registrato, si possono effettuare operazioni commerciali di diverso tipo, quali il franchising, ovvero la possibilità di creare una catena di negozi che abbiano tutti quello stesso nome facendo pagare una quota per l'uso del marchio. Da non dimenticare, tra i tanti vantaggi, il fatto che il marchio aumenta di valore con il trascorrere del tempo ed è un bene che può essere "affittato", ceduto o sfruttato al pari di ogni altro bene dell'azienda e spesso (basti pensare al marchio "Coca-cola") rappresenta da solo un vero capitale.

Elenchiamo di seguito i più rilevanti: Chi possiede un marchio registrato ha l'esclusiva dell'uso, per i prodotti e servizi specificati, su tutto il territorio nazionale. si apre una causa legale tra due aziende, quella che avrà il marchio registrato dovrà esibire semplicemente il certificato di registrazione per fare valere i propri diritti; l'azienda, che invece non ha neppure depositato il proprio marchio, dovrà faticosamente dimostrare (con fatture, spese pubblicitarie e altri documenti) un uso effettivo e continuato del marchio su tutto il territorio nazionale. In genere comunque il giudice è portato a dare maggior rilievo ad una registrazione che ad un semplice uso (si premia la diligenza di chi ha registrato il marchio).

Invece chi non ha registrato il proprio marchio e comincia ad usarlo sui propri prodotti, rischia di essere attaccato dalle aziende che abbiano già depositato o registrato un marchio uguale o simile per quei prodotti o per prodotti simili.

Se non esistono marchi depositati o registrati anteriormente, uguali o simili per quei prodotti o per prodotti simili, chi non ha registrato il proprio marchio e lo usa in un territorio limitato, può usarlo senza problemi. Se però un'altra azienda deposita e registra quel marchio per quei prodotti, essa avrà il diritto di uso su tutto il territorio nazionale; invece il marchio non registrato potrà essere ancora usato solamente nelle aree in cui era usato precedentemente e non oltre. Insomma i due marchi potranno coesistere, ma questo creerà confusione e danno per entrambe le aziende.

I contraffattori: chi non ha registrato il proprio marchio è tutelato solo dall'art. 2598 del codice civile e può far causa al contraffattore per concorrenza sleale, ma non per contraffazione di un marchio. Chi invece possiede un marchio registrato può richiedere che il giudice applichi i provvedimenti cautelari previsti dalla "legge sui marchi" (registrati): descrizione, sequestro dei prodotti contraffatti, inibitoria della produzione.

Quando cerchi un marchio nuovo per un prodotto è buona regola, prima di procedere ad effettuare importanti investimenti sul nome, verificare la forza dello stesso. Per farlo si procede ad effettuare una ricerca di anteriorità sul marchio, confrontandolo con marchi identici, e marchi simili, così da verificare se esistano rischi di confusione con marchi preesistenti.

Dal punto di vista commerciale, questa indagine è molto importante per essere certi di lanciare un marchio forte che possa avere un suo valore di mercato. Ma non solo, è molto importante anche dal punto di vista giuridico in quanto ti consente di stare tranquillo riguardo a possibili pretese che possano essere avanzate da precedenti titolari. Se dalla ricerca non risultano marchi identici, simili o similari, a questo punto, per evitare che altri possano copiarti, occorre procedere al deposito di una domanda di registrazione marchio, individuando le classi di prodotti di tuo interesse e descrivendo il marchio nella sua parte letterale e grafica.

Una volta effettuato il deposito, potrai apporre a fianco del marchio la sigla "TM", che si riferisce ad un marchio depositato, ma non ancora registrato ed è possibile utilizzarlo senza rischi in quanto contro eventuali contraffattori potranno essere avanzate richieste cautelari e risarcitorie. Normalmente in Italia la concessione vera e propria del marchio avviene dopo circa 2 anni, ma nel corso di questo periodo la tutela è già garantita e ci si può validamente opporre a chi ci copia.

Prima di registrare un marchio è buona regola effettuare un'indagine seria per accertarsi che sul nome che si è scelto non sussistano già diritti da parte di altre persone o aziende. Per fare una ricerca del genere si possono consultare delle banche dati, alcune delle quali sono a disposizione del pubblico, altre sono più complesse da interrogare e sono a pagamento. Le prime, sono a disposizione degli interessati presso le camere di Commercio che chiedono un contributo spese minimo per effettuare il controllo.

Tuttavia si deve tenere presente che questa banca dati nazionale ha il limite di non comprendere al suo interno i marchi comunitari e gli internazionali che hanno, comunque, un loro valore anche sul territorio italiano. Inoltre, per potere effettuare una ricerca completa, occorrerebbe fare un controllo non solo sui marchi identici a quello che si vuole utilizzare, ma anche su quelli simili o che lo ricordano dal punto di vista fonetico, cosa che diventa difficile fare tramite le banche dati a consultazione pubblica.

Nel caso in cui si abbiano dei presentimenti sul possibile preuso di un marchio è pertanto spesso consigliabile rivolgersi a ricercatori privati che utilizzano parallelamente più archivi confrontandoli tra di loro. Nel caso in cui, invece, un'azienda avesse utilizzato un marchio senza registrarlo, allora esso non risulterebbe neppure dalle banche dati ed il controllo dovrebbe essere fatto esclusivamente in modo empirico. È da tenere comunque presente che se il marchio è stato usato, e non registrato, a livello locale esso non pregiudica la registrazione successiva da parte di terzi, a meno che la stessa non sia avvenuta in mala fede.

No, anche un privato può registrare un marchio, per poi utilizzarlo in una propria impresa o cederlo ad una ditta. È un'attività anche abbastanza redditizia e sono moltissimi i privati che registrano nomi curiosi per poi venderli al migliore offerente. L'unica cosa da tenere presente è che l'utilizzo del marchio deve avvenire entro 5 anni dalla registrazione, altrimenti esso decade e se ne perdono tutti i diritti.

Possono costituire oggetto di un marchio d'Impresa registrato tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una Impresa da quelli di altre imprese.

Possono altresì costituire oggetto di un marchio d'Impresa i marchi scaduti da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di marchio collettivo, o quelli che possano considerarsi decaduti per non uso al momento della proposizione della domanda principale o riconversione di nullità.

Non possono costituire oggetto di registrazione:

- Parole, figure o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico, o al buon costume;

- Costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche dei prodotti o servizi e le indicazioni descrittive che ad essi riferiscono;

- Segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

- Stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionate nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;

- Segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

- Segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi;

- Ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;

- Identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;

- Come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguale o simile ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che goda nello Stato di rinomanza;

- Segni che consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente, o negli usi costanti del commercio;

- Notori, i nomi di persona, i segni in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di Enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto;

- Identici o simili al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio allo stesso;

- Segni o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità Economica Europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio allo stesso.

I marchi composti da due lettere possono presentare alcuni problemi in sede di difesa legale in quanto si ritiene che nessuno abbia il diritto di utilizzare in via esclusiva una lettera dell'alfabeto. Tuttavia, le sigle sono normalmente protette come marchio registrato e questo indipendentemente dal significato che esse assumono una volta spiegate, nel senso che se registriamo il marchio MB per indicare Maria Bianchi, ciò che si protegge è MB per cui nessuno può utilizzare quelle lettere neppure attribuendo loro un significato diverso, ad esempio Marco Baroni.

Detto questo, in linea di massima è da escludere che un'altra persona possa utilizzare il proprio marchio aggiungendo un'altra parola, in quanto con la registrazione si ha il diritto di impedire l'uso del marchio da solo o inserito in altre combinazioni. Perché questo sia possibile è però necessario che il marchio registrato sia "forte", ovvero non esistano marchi simili registrati da altri, fatto questo che si verifica con una certa frequenza in relazione ai marchi composti da lettere. La forza del proprio marchio dipende inoltre dall'uso che ne viene fatto, per cui se viene reclamizzato, promosso ed utilizzato massicciamente ciò contribuisce a rafforzarne il valore e agevola nella difesa.

Altra considerazione da fare riguarda poi il settore in cui il marchio viene utilizzato: se viene apposto su dolci e l'altra persona lo appone su scarpe o vestiti, non c'è alcuna affinità tra i due settori per cui non si potrà avanzare alcuna pretesa. Se invece le attività sono concorrenti o comunque relative ad uno stesso settore commerciale allora si potrebbe richiedere al giudice un provvedimento con il quale vietare al contraffattore di utilizzare il marchio.

Prima di registrare un marchio è sempre consigliabile verificare se il marchio in questione è stato già registrato da qualcun altro prima di voi. Tale verifica, che prende il nome di ricerca di anteriorità, non è obbligatoria ma è fortemente consigliata, in quanto evita di spendere soldi inutilmente nel tentativo di registrare un marchio che è stato già registrato in precedenza da qualcun altro. Si evitano inoltre probabili problemi legali con l'azienda che risulta essere l'attuale proprietaria del marchio.

Nel caso dopo la ricerca di anteriorità il marchio risultasse libero, e quindi ancora non registrato da nessuno, si può procedere con il deposito dello stesso. I costi del deposito dipendono dal numero di classi di prodotti in cui si intende registrare il marchio (vedi elenco classi), e dal numero di nazioni in cui si intende registrarlo. Normalmente, a meno che non si abbiano esigenze particolari, si inizia depositando il marchio in Italia, acquisendo la possibilità di estendere successivamente il deposito anche nelle altre nazioni che ci interessano.

Una volta effettuato il deposito, normalmente bisogna attendere circa altri 2-3 anni prima che avvenga l'effettiva registrazione, che è comunque subordinata all'accettazione dell'apposito ufficio concedente.

Una volta ottenuta la registrazione, questa vale per 10 anni, allo scadere dei quali può essere nuovamente rinnovata per altri 10 anni e così via.

Tutti i tipi di prodotti o servizi che un'azienda può offrire sono suddivisi secondo una classificazione internazionale (Classificazione di Nizza, adottata anche in Italia), che conta 34 classi di prodotti e 8 classi di servizi (vedi elenco classi).

Anche se non è obbligatorio, raccomandiamo vivamente di effettuare, prima del deposito, una ricerca di anteriorità: è importante verificare almeno che non esistano già marchi uguali o simili, depositati o registrati per prodotti uguali o simili. Infatti si può rischiare di entrare in conflitto con altre aziende, che possono attaccarvi dal punto di vista legale.

Dopo il deposito è molto importante attivare un servizio di sorveglianza del marchio (cioè essere aggiornati su eventuali depositi di marchi uguali o simili, depositati dalla concorrenza o da un contraffattore, per poter difendere i propri diritti, eventualmente anche per vie legali: infatti l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non effettua controlli sui marchi anteriori e succede che conceda la registrazione anche per i "doppioni", lasciando la risoluzione di eventuali conflitti ai richiedenti e/o ai loro avvocati).

Con la procedura ordinaria di esame, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) impiega almeno 1 anno per registrare un marchio. Se invece si richiede l'estensione internazionale del marchio con la convenzione di Madrid, l'U.I.B.M. procede ad un "esame accelerato" della domanda di marchio e concede la registrazione entro pochi mesi.

No, si paga una tassa al momento del deposito e per 10 anni (durata del marchio) non bisogna pagare altre tasse di mantenimento. Però dopo 10 anni dalla data di deposito, per mantenere in vita il marchio, bisogna richiedere il rinnovo, pagando la relativa tassa, e così via ogni 10 anni.

Sì, ma in questo caso si possiede solo un "marchio di fatto", che ha una protezione molto ridotta, in base alla legge, rispetto al marchio registrato (altrimenti è chiaro che la registrazione non avrebbe senso né vantaggi). Vi invitiamo vivamente a non considerare solo l'aspetto economico (risparmio a tutti i costi): le spese di deposito e di rinnovo di un marchio in Italia sono veramente basse (sia in sé, sia rispetto ai diritti legali che Vi concedono) e vanno sempre ammortizzate per i 10 anni della durata della registrazione.

La funzione del marchio è proprio quella di consentire a chi acquista un prodotto di conoscere in modo immediato da chi quel prodotto venga realizzato o commercializzato e, dall'altro lato, quella di consentire a chi vende un prodotto di farsi riconoscere dalla sua clientela. Per questo motivo anche se un marchio viene spesso registrato in combinazione con l'immissione sul mercato di un nuovo prodotto, la sua funzione è tanto più importante quanto più il prodotto è comune e poco innovativo.

Mi spiego meglio. Se si commercializza un prodotto innovativo, prima inesistente, come il famoso cubo di Rubrik, chi lo vende riesce ad occupare una vasta fetta del mercato anche se non registra un nome ad effetto per quel prodotto in quanto il prodotto stesso ha già forti caratteristiche che lo rendono facilmente riconoscibile.

Se invece mi impegno a produrre oggetti tradizionali, il marchio (ed anche il design) sarà fondamentale per attrarre clientela ed imporsi sul mercato, per cui converrà sicuramente registrare il marchio. Riguardo al nome che verrà scelto è da tenere presente che non deve essere semplicemente una definizione diversa dello stesso oggetto ma deve trattarsi di un nome di fantasia, occorre quindi inventarsi un nome curioso che abbia un'attinenza solo indiretta con l'oggetto e che possa essere in grado, proprio per questa sua particolarità, di coinvolgere ed attrarre l'attenzione.

Quando si deposita una domanda di registrazione marchio si indicano i prodotti per i quali verrà utilizzato e quelli che vengono indicati sono gli unici per i quali viene concessa la protezione. Per estendere la portata di un marchio non basta fare una semplice "integrazione" ma bisogna depositare completamente una nuova domanda di registrazione che raffiguri lo stesso marchio già depositato indicando però le nuove classi di prodotti per cui verrà utilizzato.

La nuova domanda, a scelta, potrà essere presentata solo con validità in Italia o comunitaria e l'unica differenza consisterà nella portata del marchio e nel costo della pratica mentre per il resto i presupposti sono gli stessi. Ciò significa che, cambiando classe di prodotti, non si potrà rivendicare la priorità italiana facendo retrodatare la domanda di marchio comunitario al momento in cui era stata depositata la prima domanda in Italia, per cui se nel frattempo qualche altro imprenditore avesse registrato un marchio simile non si potrà procedere alla registrazione in tale classe. Se così fosse non si potrebbe né utilizzare il marchio per la classe richiesta né impedire ad altri di utilizzarlo per prodotti diversi.

Nel momento in cui si procede a depositare una domanda di registrazione marchio devono essere indicati in modo preciso i prodotti ed i servizi per i quali il marchio sarà utilizzato, in quanto la protezione accordata dalla legge riguarda solo i settori indicati nell'atto di registrazione. I prodotti ed i servizi che possono essere scelti sono moltissimi ma a fini fiscali vengono suddivisi in 45 classi, o gruppi, all'interno di ognuna delle quali sono compresi più oggetti.

Per scegliere oculatamente i settori che si ha interesse a tutelare, occorre prendere visione dell'elenco completo dei prodotti e servizi messo a disposizione del pubblico presso gli uffici delle Camere di Commercio. Tuttavia non è impossibile proteggere il marchio in modo totale e se desidera farlo occorre depositare una domanda di registrazione che preveda l'inserimento di tutte le 45 classi e conseguentemente il pagamento della tassa per le stesse.

Raramente, però, si assiste ad un deposito così ampio e generico e ciò per due ragioni. In primo luogo, per un problema di costi, in quanto se il marchio nazionale dovrà essere esteso anche all'estero si moltiplicheranno notevolmente le spese a causa dell'eccessivo numero delle classi. In secondo luogo, per il fatto che il marchio, se non viene utilizzato entro 5 anni dal deposito, decade per non uso totalmente o parzialmente per quei settori che non sono stati curati da parte del depositante per cui i soldi spesi andrebbero del tutto persi. Prima di procedere con una registrazione così ampia conviene quindi valutare bene le prospettive dell'azienda, i campi in cui si muove e le sue potenzialità in modo da delimitare l'ambito nel quale si ha un effettivo interesse a che il marchio non venga copiato.

La scelta dipende dal tipo di nome che vuole registrare. Mi spiego meglio, se la parola che abbiamo in mente È fortemente innovativa perché di fantasia e completamente nuova, può valere la pena registrare solo il nome, in modo che nessun altro possa utilizzare quello stesso nome scritto in qualsiasi grafica.

Se invece il nome che si utilizza È debole, perché vagamente descrittivo del servizio o perché ricorda parole analoghe, conviene registrare nome e grafica, perché in questo caso il marchio acquista maggiore valore. Ad esempio, se si pensa ad un marchio famoso come "Coca-cola" esso è stato ritenuto innovativo e degno di protezione in modo assoluto solo con riferimento alla parola "Coca" mentre il termine "cola", ricordando un ingrediente della bevanda è stato ritenuto debole e quindi liberamente utilizzabile, per cui anche altre aziende, come ad esempio la Pepsi-Cola, hanno potuto utilizzarlo lecitamente. Tale marchio è protetto anche nella sua parte grafica che è invece fortemente caratterizzante e quindi non può essere riprodotta in alcun modo da altri.

Quando un marchio presenta sia un nome che un logo, la tutela maggiore la si ha registrandolo sia come marchio verbale che come marchio figurativo, in modo da rendere impossibile copiare né il nome e né il logo. Se lo si registra solo come marchio verbale sarà possibile tutelare solo il nome ma non il logo.

Se al contrario lo si registra solo come marchio figurativo il nome non avrà alcuna tutela. Se registriamo sia il nome che il logo come marchio verbale, avremo una tutela dell'insieme, tutela che comunque non sarà molto forte in quanto sarà possibile a tutti copiare il nome o il logo singolarmente. Pertanto, quando si presenta il caso di un logo con elementi sia grafici che figurativa, la soluzione migliore sarebbe quella di effettuare una doppia registrazione (sia verbale che figurativa).

Ad ogni modo, per evitare un accollo di spese eccessivo al cliente, possiamo fare un'ulteriore approfondimento: se la parte verbale del marchio consiste di parole generiche (marchio debole), si può decidere di registrale assieme al logo effettuando solo una registrazione figurativa. Se invece la parte verbale consiste in un nome di fantasia la cosa migliore è registrarli entrambi. Il dato principale è di usare il buon senso è di scoprire quali sono gli elementi che il cliente intende veramente tutelare.

Una volta avvenuto il deposito, sarà possibile apporvi a fianco il simboletto ™ indicante che il marchio è stato depositato. Dopo che il marchio sarà invece effettivamente registrato, sarà possibile apporvi a fianco il segno ® indicante che il marchio è registrato. Se si appone il segno ®al marchio quando è ancora in attesa di registrazione si potrebbe incorrere in sanzioni amministrative, benché ad oggi non risulta che queste abbiano mai trovato applicazione pratica.

La famosa R cerchiata è il simbolo che indica che ci si trova di fronte ad un "marchio registrato" ed a rigore dovrebbe essere apposta esclusivamente a lato di un marchio per il quale sia già intervenuto un atto di concessione da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi mentre prima di tale momento si dovrebbe apporre una dicitura del tipo "marchio depositato" che è l'unica che corrisponde alla realtà dei fatti.

In Italia, tuttavia, da parte degli operatori si presta poca attenzione a questa distinzione e normalmente il simbolo ® viene posto a fianco sia di marchi depositati sia di marchi concessi, forse anche per il fatto che la diversa dicitura rovinerebbe la grafica del marchio, e non mi risultano pronunce giudiziarie in merito. Viceversa all'estero sono molto più attenti alla distinzione e negli Stati Uniti in questo caso si utilizza il segno "TM" per i marchi depositati ed il simbolo ® per quelli già concessi.

Con tutti questi simboli c'è in effetti da confondersi, ma dietro ognuno sta racchiuso un significato molto importante per ogni consumatore.

La R cerchiata del marchio registrato deve essere apposta a fianco di un marchio che abbia già ottenuto la registrazione e che quindi sia stato accettato a tutti gli effetti. A rigore questo simbolo deve essere inserito solo sui prodotti che circolano nello stato nel quale il nome è stato registrato e non anche all'estero, per cui se si registra un marchio in Italia relativo ad un particolare vino la R potrà essere utilizzata solo sulle bottiglie che vengono prodotte e vendute in Italia mentre dovrebbe essere eliminata dalle bottiglie che circolano in Francia, in Germania o in altri stati. Purtroppo questo non sempre avviene, per cui l'informazione che si riceve a colpo d'occhio da un'etichetta non sempre corrisponde al vero, anche perché alcuni hanno la brutta abitudine di mettere la R anche se per quel marchio non è stata presentata alcuna domanda di registrazione.

Il TM è un simbolo che regolarmente viene posto a fianco di quei marchi per i quali è stata richiesta la registrazione ma che non l'hanno ancora ottenuta: è utilizzato molto nei paesi anglosassoni mentre da noi di solito si usa la R cerchiata sia per il marchio concesso che per il marchio allo stato di domanda.

La C cerchiata viene utilizzata in un settore del tutto diverso, per le opere che sono tutelate dalla legge sul diritto di autore (libri, dischi, ecc..) ed è spesso seguita dal nome del titolare dei diritti e dall'anno in cui questi diritti sono stati acquisiti. Infine la D cerchiata, che in realtà è piuttosto rara, viene apposta a fianco degli oggetti per i quali è stato presentata una domanda di registrazione disegno o modello.

La differenza tra le due procedure riguarda soprattutto le diverse formalità che si devono espletare per ottenere il marchio, ma in genere la scelta dipende principalmente dagli stati nei quali siamo interessati ad essere protetti.

Con il marchio comunitario si può con un'unica domanda essere protetti in tutti gli stati europei. L'ufficio effettua una ricerca per controllare che il marchio che si registra sia nuovo e così fanno tutti gli stati a livello nazionale tranne l'Italia, la Francia e la Germania che non effettuano alcun controllo. Se tutto procede regolarmente il marchio viene accolto e vale in tutti gli stati.

Con il marchio internazionale bisogna, invece, scegliere gli stati che interessano e pagare una tassa per ognuno, non viene effettuata la ricerca ed il marchio equivale a tanti marchi nazionali anche se la procedura di concessione è unica. Altra differenza consiste nel fatto che mentre si può depositare fin da subito una domanda di marchio comunitario, per potere depositare un marchio internazionale è indispensabile avere prima già depositato il marchio in Italia, per cui si dovrà prima effettuare questo deposito e sostenere la relativa spesa.

Il costo dei due marchi, internazionale e comunitario, varia in base al numero delle classi di prodotti che interessano ed al numero degli stati che vengono indicati. Dopo l'introduzione della normativa sul marchio comunitario questo tipo di registrazione è largamente utilizzata e molte imprese proiettate verso l'estero procedono direttamente in questo senso.

Quando si registra un marchio perché esso possa essere valido deve essere, ex art. 17 L.M., "nuovo", ovvero non devono esistere marchi registrati anteriori identici o simili a quello che si vuole tutelare. In certi casi il marchio che viene registrato è nullo in origine in quanto, anche se non si sapeva, esisteva un marchio identico anteriore.

Se il Ministero ha concesso la registrazione di un marchio già esistente non cambia la situazione, in quanto il Ministero rilascia marchi e brevetti senza effettuare un esame di novità che fa carico all'inventore stesso. Questa premessa farebbe propendere la situazione a favore dell'azienda che per prima ha registrato il marchio e che pretende la cessazione del suo utilizzo un altro titolare, ma non è detto che abbia il diritto di farlo. Infatti la legge marchi prevede la possibilità della "convalidazione" del marchio successivo.

In pratica la legge prevede che il titolare del marchio anteriore debba agire contro chi registra un marchio uguale successivo entro 5 anni dalla seconda registrazione, o meglio entro 5 anni dalla conoscenza dell'uso del marchio registrato. Se il secondo marchio è stato registrato da più di 5 anni ed è stato utilizzato fin da allora, esso si è convalidato perché in tutto questo periodo nessuno ha avanzato un reclamo e non può più farlo adesso.

Tuttavia anche se è possibile continuare ad utilizzare il marchio non si potrà impedire al precedente titolare di utilizzare anch'esso il suo, per cui i due marchi anche se uguali sono destinati a convivere, fatto questo che rappresenta un'eccezione nel regime normale dei marchi registrati.

Attualmente quando si deposita una domanda di registrazione marchio vengono pagate le tasse per 10 anni per cui per tutto questo periodo non si deve fare più niente da un punto di vista formale né c'è da pagare alcuna cifra. Tuttavia nel corso della procedura che porta alla concessione del marchio possono pervenire delle comunicazione dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi alle quali si deve replicare entro un congruo termine ed ad un certo momento (in media sono 3 / 4 anni) si ottiene l'attestato di brevetto.

Per stabilire se un marchio sia valido occorre prima di tutto conoscere la data precisa in cui è stato depositato, ma se ciò è avvenuto meno di 10 anni fa, il marchio dovrebbe essere tuttora valido a meno che l'UIBM non ci abbia comunicato l'intenzione di non registrarlo e noi non ci siamo opposti. Il marchio decade anche per mancato utilizzo effettivo per 5 anni dalla data del deposito, ma per poterlo "cancellare" occorre che sia promossa una specifica azione legale che mira ad accertare il mancato uso e conseguentemente la decadenza del marchio. Pertanto, se anche il marchio non fosse stato utilizzato per 5 anni, ma non avessimo subito una causa in tal senso, il nostro marchio può essere riattivato ed a seguito del nuovo utilizzo si sana il periodo di inattività del passato.

Se un negoziante tradizionale compra un prodotto per poi rivenderlo al dettaglio è implicito che debba esporlo su uno scaffale o in altro luogo visibile e se tale prodotto ha un marchio è ovvio che venga esposto con il marchio stesso. Questa attività è del tutto normale e credo si possa parlare di licenza implicita, per cui il negoziante non deve ogni volta chiedere il permesso al produttore per esporre i prodotti con il suo marchio, in quanto dal momento che il produttore glieli vende, lo autorizza ad esporre detti marchi. Sarebbe illecito prendere altri prodotti ed esporli con quel marchio, ma certo non è illecito esporre per la vendita i prodotti originali.

Analogamente, se in internet si crea una vetrina virtuale di prodotti che si offrono in vendita, ritengo che non occorra alcuna autorizzazione particolare in quanto se io sono un negoziante, se pure "virtuale", e compro da un fornitore, quest'ultimo ben sa che dovrò mostrare i suoi prodotti per venderli e nulla cambia se io lo faccio in rete o in altro luogo.

Se invece lo scopo è quello di pregiarsi della vendita di prodotti con un certo marchio, inserendo questo marchio a scopo pubblicitario per mostrare la bontà del servizio offerto allora in questo caso sarebbe meglio accordarsi con il fornitore per l'utilizzo del marchio stesso. Le società fornitrici spesso concedono detto uso gratuitamente ma lo sottopongono a determinate condizioni, quali una certa dimensione del logo, un certo modo di esposizione o simili, per cui prima di procedere a reclamizzare il marchio è bene richiedere alla casa fornitrice l'accordo di licenza che di solito ha un formato standard per tutti i distributori e venditori.

Chi ha un marchio registrato può impedire ad altri di utilizzare lo stesso marchio o marchi simili per la stessa classe di prodotti e per prodotti affini, mentre, normalmente, è consentito l'utilizzo di quel nome per prodotti del tutto diversi. Nel nostro caso, però, si pone un problema di fondo dovuto al fatto che s'intende utilizzare un marchio molto famoso. I marchi così detti "notori" vengono infatti protetti in modo maggiore rispetto agli altri e la legge ne impedisce l'utilizzo da parte di terzi anche per prodotti o servizi del tutto diversi e non affini a quelli per i quali il marchio è utilizzato o registrato.

Ciò che si vuol fare è il tipico "merchandising" del marchio, ovvero l'utilizzo del marchio a solo scopo decorativo, perché è bello e attrattivo e non al fine che gli è tipico di individualizzare un certo prodotto. Anche questo particolare utilizzo è da ritenersi riservato al titolare del marchio particolarmente se questo marchio è molto conosciuto. In teoria si potrebbe provare a chiedere alla ditta titolare del nome l'autorizzazione a stampare il marchio sulle magliette dato che con questa operazione, in fondo, si fa anche pubblicità alla casa produttrice, ma probabilmente sarà quasi certamente richiesta una royalty o altro compenso per ottenere l'autorizzazione necessaria. In caso contrario la realizzazione delle magliette è particolarmente rischiosa e si potrebbe incorrere in sanzioni civili e penali.

Occorre innanzitutto valutare a fondo la notorietà acquisita nel tempo dalla propria ditta. L'art. 16 LM prevede che uno dei requisiti fondamentali per poter validamente registrare un marchio sia la novità del segno, mentre il seguente art. 17 elenca alcune ipotesi in cui detta novità viene meno.

In particolare la lettera e) prevede che non sono nuovi i marchi che siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità tra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinare un rischio di confusione per il pubblico. Il primo aspetto che dobbiamo valutare è se la società che ha registrato il marchio eserciti un'attività simile alla nostra e se stia, per questo, creando una confusione sul mercato.

Una volta accertato questo, occorre valutare se la nostra ditta, usata precedentemente, fosse nota al momento del deposito del marchio da parte del concorrente. Se, in effetti, era nota al pubblico a causa di una massiccia pubblicità su scala nazionale, la partecipazione a fiere di settore ed attività analoghe, allora il marchio registrato è nullo per mancanza del requisito della novità e sarebbe possibile intraprendere un'azione legale per chiedere che venga dichiarata detta nullità.

Se, invece, la nostra ditta è sempre stata conosciuta solo in ambito locale, allora il marchio successivamente registrato sarà valido. In questo caso resterà solo un diritto di "preuso" in base al quale si potrà continuare ad utilizzare il marchio ma solo nei limiti in cui era stato utilizzato fino a quel momento.

Essendo titolari di un marchio, si può vietare a chiunque di utilizzare il proprio marchio e chiedere un risarcimento danni per coloro che lo utilizzino abusivamente. Tuttavia, consideriamo il fatto che per parecchi anni il proprio nome è stato utilizzato da un'altra società senza che si sia fatta alcuna opposizione.

In primo luogo, occorre stabilire se tra noi e l'altra società c'è stato un contratto con il quale abbiamo autorizzato i gestori del locale ad utilizzare questo nome: se questo contratto c'è stato, ed è stato fatto per iscritto, allora occorre scioglierlo nei termini di legge previsti dall'accordo, dopo di che si potrà facilmente agire contro di loro. Se questo accordo non c'è stato, il fatto che non ci sia mai stata opposizione a questo utilizzo viene considerato dalla legge come un atto di tolleranza che può portare alla "convalidazione" del marchio di fatto utilizzato dall'altra società, per cui se siamo stati a conoscenza di questo utilizzo per più di 5 anni e non abbiamo fatto nulla per impedirlo, l'utilizzatore potrebbe continuare tranquillamente nel suo uso in virtù dell'art. 48 L.M..

Altro fattore da valutare prima di intraprendere un'azione legale è quello relativo alla validità del nostro marchio ed alla forza che possa avere. Trattandosi di un nome piuttosto generico registrato senza effettuare alcuna indagine preventiva, prima di muoversi è bene procedere a fare una ricerca per essere certi di non trovarsi poi a brutte sorprese. In sostanza è possibile sia impedire l'uso sia richiedere un risarcimento danni, ma prima devono essere valutati attentamente tutta una serie di elementi di fondamentale importanza per poter contare su una vittoria finale.

Caso interessante e complicato. La tolleranza protratta per 5 anni alla quale si fa riferimento si applica con decorrenza dal momento in cui la parte titolare del marchio anteriore abbia avuto conoscenza del vostro uso, conoscenza che si presume dal momento del deposito della domanda di registrazione marchio se in quel periodo il marchio stesso veniva utilizzato.

Per potersi difendere bisogna piuttosto guardare bene ad altri fattori. In primo luogo, occorre valutare se i marchi abbiano anche una parte grafica che li differenzia pur utilizzando entrambi la stessa parola e soprattutto valutare se l'impresa, nel caso fosse di altra nazione, abbia esteso il marchio in Italia, a partire da quale data e con quale forma.

Altresì, e cosa di maggior conto, bisogna controllare i prodotti per i quali l'altra impresa ha registrato il marchio e stabilire se essi sono uguali o simili a quelli per i quali lo utilizziamo noi. Se così non fosse sarebbe difficile per loro avanzare delle pretese non essendo il loro marchio notoriamente conosciuto a livello nazionale. Altro aspetto di considerevole importanza è l'utilizzo concreto da parte della ditta straniera del marchio in Italia: se l'azienda non ha utilizzato il marchio da noi per 5 anni il loro marchio è decaduto e quindi non potrebbero avanzare pretese.

Chiunque può registrare un marchio indipendentemente dal fatto che abbia o meno una società a cui quel nome possa fare capo, pertanto è possibile tranquillamente richiedere la protezione anche se, al momento, non vi è l'intenzione di utilizzarlo. Tuttavia, il marchio dovrà essere usato concretamente entro 5 anni in quanto in caso contrario decade e sarebbe impossibile pretendere che qualcuno non lo utilizzi, mentre in questo periodo di tempo intermedio viene mantenuta l'esclusiva ed è possibile cederlo o servirsene come più preferibile.

Riguardo al secondo aspetto del problema, in linea di massima si può riuscire ad impedire ad altri di registrare un dominio uguale al proprio marchio ma solo se con quel nome vengono presentati in internet prodotti e servizi identici a quelli per i quali viene richiesta la protezione. Un marchio non si ottiene automaticamente a protezione di ogni tipo di prodotto ma occorre espressamente indicare l'uso che se ne farà, per cui se registro il nome "X" per le scarpe chiunque potrà utilizzare quello stesso nome "X" per i gelati, o per un prodotto molto diverso dalle scarpe, sia in internet che nel mondo reale.

Tuttavia la registrazione di un marchio è molto importante per potere pretendere l'assegnazione di un dominio anche e soprattutto in base a quelle che sono le nuove regole di Naming ed alle indicazioni contenute nel nuovo disegno di legge dell'On. Passigli. Comunque se la premura principale è proprio quella legata all'utilizzo del nome sul web sarebbe conveniente registrare subito anche il dominio internet, cosa che può fare anche una persona fisica ad un costo molto contenuto.

Anche se l'Italia fa parte dell'Unione europea, i marchi ed i brevetti continuano ad essere vincolati al regime di territorialità, per cui il marchio italiano, al pari di qualunque altro marchio nazionale, esplica la sua funzione distintiva per i prodotti e/o i servizi rivendicati esclusivamente all'interno dello Stato in cui viene registrato.

Pertanto se lei registra un marchio in Italia nulla toglie che altri possano registrare lo stesso marchio in uno stato estero, salvo per loro il limite di poter esportare i prodotti nel nostro territorio contrassegnandoli con quel marchio. Se invece vuole ottenere una protezione estesa a tutta l'Europa, occorre che effettui il deposito di un marchio comunitario, tramite un'apposita procedura che viene seguita dall'ufficio del marchio comunitario che ha sede in Spagna.

Il regolamento CE 40/94 ha infatti introdotto il marchio comunitario che consente, con un solo deposito, di ottenere un titolo unitario di tutela con effetti in tutti i paesi dell'Unione. La caratteristica principale di questo marchio è quella, appunto, di essere unitario e, in quanto tale, indivisibile, poiché considera l'Unione europea come un unico ordinamento e un unico territorio geopolitico.

Da questo suo carattere deriva che gli effetti della registrazione, del trasferimento, della rinuncia, della dichiarazione di nullità o della decadenza si producono in tutti gli Stati appartenenti all'Unione. Tuttavia se a seguito della presentazione della domanda ci si rende conto che quel marchio è già protetto a livello di una singola nazione, ad esempio in Francia, si può sempre scegliere di trasformarlo in marchio nazionale negli altri stati.

La scelta tra il marchio nazionale in Germania ed il marchio internazionale dipende essenzialmente dal tipo di tutela che vuole ottenere e dalla situazione attuale del suo marchio. Il marchio nazionale costa, ovviamente, meno rispetto a quello internazionale e le consente, normalmente, di ottenere la registrazione in tempi più rapidi.

Tuttavia se il suo interesse è anche per altre nazioni può preferire il marchio internazionale tramite il quale con un'unica procedura riesce a coprire contemporaneamente più stati. Il marchio internazionale, però, può essere depositato solo sulla base di un precedente marchio italiano registrato, per cui se lei non ha un marchio già concesso in Italia le cose si complicano un po'. In questo caso dovrebbe infatti contemporaneamente depositare il marchi in Italia e presentare domanda di marchio internazionale che, tuttavia, prenderà data solo dal momento della concessione del primo deposito.

Si tratta di una procedura piuttosto complessa che normalmente viene seguita da studi specializzati. Una prima informativa al riguardo può ottenerla rivolgendosi alla sua Camera di Commercio che è la sede presso la quale si deposita sia un marchio italiano che un marchio internazionale. Se invece opta per il solo deposito in Germania dovrà necessariamente trovare uno studio in quello stato che possa seguirla, in quanto ogni stato ha la propria disciplina ed è facile commettere errori.

Molto dipende da quello che lei intende per “fallita”. Se rispetto alla società intestataria del marchio è stata aperta la procedura fallimentare, ciò non significa che la società sia inesistente. Fino a quando il fallimento non è chiuso tutti i diritti continuano a restare attivi con la particolarità che a gestirli non è più il titolare dell'impresa ma il curatore fallimentare. In tale circostanza lei non può assolutamente intestarsi il marchio in questione ma può, invece, rivolgersi al curatore e chiedere di comprare il marchio in quella sede. Il giudice può decidere di vendere direttamente a lei o di aprire una sorta di asta a seguito della quale il marchio sarà assegnato al migliore offerente.

Se invece il fallimento è chiuso, nel senso che sono stati liquidati tutti i beni, ed il marchio non è stato ceduto nel corso della procedura fallimentare, allora esso resta intestato ad un soggetto inesistente. In questo caso è possibile effettuare un nuovo deposito a suo nome del marchio stesso anche se, secondo parte della giurisprudenza, l'uso del marchio da parte del secondo titolare dovrebbe avvenire solo dopo che è trascorso un certo lasso di tempo dal cessato uso da parte dell'azienda, tempo che spesso si quantifica in 5 anni, periodo necessario perché possa avvenirne la decadenza.

È comunque prassi depositare, anche ben prima dei cinque anni, i marchi intestati a imprese ormai inesistenti, in quanto difficilmente potranno sorgere contestazioni al riguardo mancando il titolare, mentre con il trascorrere del tempo si rafforzano automaticamente.